Propiedad Industrial e Intelectual: Modificaciones a la Ley de Marcas por Herrero & Asociados
La modificación de la Ley 17/2001 de marcas (LM) que se ha hecho para adaptar su contenido a la Directiva 2015/2436 de 2015 es sustancial, tanto por los artículos modificados (48 de los 91 de la ley, más tres nuevos artículos que se añaden) como por la materia que se modifica. Los dos aspectos más importantes son los referidos a la nulidad y caducidad de los registros y los aspectos relativos a la legitimación para solicitar y el concepto de marca.
Por lo que se refiere a la nulidad y caducidad de la marca, atribuye a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la potestad de declarar nulo o caducado un registro de marca mediante un procedimiento administrativo, acción absolutamente novedosa pues hasta la fecha el único órgano competente eran los Juzgados y Tribunales españoles.
En cuanto a la legitimación para solicitar el registro de una marca, se abre la posibilidad de registro a cualquier persona natural o jurídica, sin ninguna condición adicional.
En cuanto al concepto de marca, se elimina la exigencia de que la marca sea representable gráficamente y desaparece la relación sistemática y enunciativa sobre qué puede constituir marca.
El resto de modificaciones hacen referencia a las prohibiciones absolutas, con incorporación de una protección especial a las DOP e IG, desaparece la diferencia entre marca notoria y renombrada, pasando a denominarse “marcas renombrada”, se modifican los derechos conferidos por el registro de marca, se regulan algunos aspectos procesales, se fijan los derechos de los licenciatarios en procesos por violación de marca y se aclara la jurisdicción en casos de nulidad y/o caducidad.
Por lo que se refiere a la marca como objeto de propiedad, se señalan los derechos del licenciatario (tanto exclusivo como no exclusivo) en los procesos por violación de la marca. Así mismo se recogen ciertas especialidades relativas a marcas colectivas y de garantía en cuanto a su defensa, obtención y transmisión.
También se modifican los derechos conferidos por el registro de la marca, incluidas las limitaciones a dichos derechos. Se regulan así mismo aspectos procesales en acciones por violación de marca, los presupuestos de indemnización por daños y perjuicios y la forma de calcular la indemnización.
En resumen, la transformación que sufre el sistema marcario en España es muy importante. Las disposiciones legales han entrado en vigor el 14 de enero, excepto lo relativo a la exigencia de acreditación de uso en las oposiciones en que corresponda, que entrará en vigor cuando se dicten las correspondientes normas reglamentarias, y lo relativo al nuevo marco jurisdiccional que entrará en vigor el 14 de enero de 2023.
La transformación que sufre el sistema marcario en España es muy importante, y en nuestra opinión habría ameritado una tramitación sosegada como ley y no como Real Decreto Ley, y mucho menos aun uniendo en el mismo RDL materias tan inconexas como las marcas y el transporte ferroviario.
En conclusión, todo un cumulo de novedades que debemos tener muy presentes, pues puede y debe hacer replantearnos la estrategia registral (más que nunca plenamente alineada con su uso comercial del producto o servicio en el territorio donde corresponda) y defensiva de las marcas.
Artículo escrito por la empresa Herrero & Asociados, un despacho de abogados español y agencia de propiedad industrial e intelectual, referente en España, Portugal y Latinoamérica con más de 35 años de experiencia en el mercado nacional e internacional.
